近年来，社会上对审查员在创造性评判中使用“三步法”以及公知常识等提出一些质疑。2019年4月4日，国家知识产权局公布了《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（下称《修改草案》）及其说明，对审查指南创造性有关部分进行了系统修订，包括进一步明确了理解发明的一般路径、规范了创造性的评述思路、有针对性地强化审查员的举证责任等，旨在及时响应社会需求，促进专利申请和审查质量的提升。

 

正确理解发明 规范理解路径

 

 　　正确理解发明是审查员认定申请事实、客观评价创造性的前提。《修改草案》进一步规范了理解发明的路径。

  

　　《修改草案》在审查指南第二部分第八章第4.2节“阅读申请文件并理解发明”部分，增加了“并充分了解背景技术整体状况”，进一步明确审查员在理解发明时，必须从说明书记载的背景技术出发，这是因为申请文件中记载的背景技术通常是发明人实施技术改进的对象，也是发明创造的真正技术起点。同时，《修改草案》进一步明确了理解发明重点在于整体理解发明，包括“了解发明所要解决的技术问题、理解解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所能带来的技术效果”等，以及增加“进而明确发明相对于背景技术所作的改进”，要求审查员在理解发明时，应当把握发明对背景技术的改进思路，明晰发明的贡献。

  

　　对于发明的理解贯穿审查过程始终，是不断深入的过程。《修改草案》规范了理解发明的路径，要求审查员在理解发明时应当首先从背景技术出发，整体理解发明，把握发明相对于背景技术的真正贡献所在，也就是强调了理解发明应当首先从发明人的视角开始进行，通过阅读申请文件和背景技术，理解申请人要求保护的发明是什么，要解决什么样的技术问题，申请人认为的技术贡献在哪里等。

 

把握立法本意 合理评判创造性

 

 　　《专利审查指南》第二部分第四章规定了发明创造性，更具体地说，是非显而易见性的判断方法。包括：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，通过比较确定发明与最接近现有技术之间的区别技术特征，由区别特征所达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，即所谓的“三步法”。

 

 　　创造性本身是一个程度的概念，对创造性或者非显而易见性的判断不可避免地带有一定的主观性，“三步法”就是力求通过规范判断过程以达到基本一致的合理的判断结果。

  

　　1.整体考虑，确定发明实际解决的技术问题

 

　　在上述创造性的判断方法中，发明实际解决技术问题的确定是其中的难点，也是代理人/申请人和审查员经常有争议的地方。

  

　　《修改草案》对审查指南第二部分第四章3.2.1.1节（2）“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”部分进行了修改。一是将“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，即增加了“在要求保护的发明中”；二是在最后一段最后增加“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”。

 

　　上述修改强调了应当整体考虑确定发明实际解决的技术问题。在确定发明实际解决的技术问题时，不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用，而应当根据区别特征在要求保护的整个方案中所能达到的技术效果，同时考虑特征之间的联系，来确定发明实际解决的技术问题。需要注意的是，区别特征在“要求保护的发明中所能达到的技术效果”，或者说区别特征与其所能产生的效果或作用之间的这种联系，应当是在原始申请文件中有明确的记载，或者是本领域技术人员根据其在申请日时的知识和能力就可以认识到的，否则，就犯了事后诸葛亮的错误。

  

　　例如，在一件专利申请中，权利要求1要求保护制备二苯基砜化合物的方法，特征在于反应是在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行。申请人在说明书中指出，发明所要解决的技术问题是防止金属离子造成的二笨基砜化合物产品着色，耐腐蚀层可以是玻璃或含氟树脂等。对比文件1公开了一种二苯基砜化合物的纯化方法，权利要求1与对比文件1的区别在于本申请使用的容器具有耐腐蚀层。但对比文件1未对反应容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物产品着色的问题。

  

　　如果依据玻璃或含氟树脂涂层本身固有的耐腐蚀效果，将本发明实际解决的技术问题直接认定为“如何防止反应容器发生腐蚀”，就会轻易地得出本申请权利要求1是显而易见的结论。但是，对比文件1仅仅涉及二苯基砜化合物的常规后处理步骤，其中并未具体提及金属离子杂质，也未提及金属离子会导致二苯基砜化合物产品着色的问题。在对比文件1的基础上本领域技术人员并不能认识到上述技术问题的存在，也就很难有动机去改进现有技术进而提出本申请要求保护的方案。就本申请而言，考虑区别特征在要求保护的发明中能够达到的技术效果，发明实际解决的技术问题应为“如何防止二笨基砜化合物产品着色”，这也是申请人在说明书中声称的本发明所要解决的技术问题。实际上，如果对导致产品着色这一缺陷产生原因的认识已经超出了所属领域的技术人员在申请日前的认识水平和能力，该申请的贡献则恰好在于发现了该原因并提出相应的解决方案，发明具有创造性。

 

　　在确定发明实际解决的技术问题时，应整体考虑区别特征在要求保护的发明中达到的技术效果。机械根据每一个区别特征的作用或效果分别确定一个技术问题，再分别评价是否存在技术启示的做法是不正确的，如此做法本身即割裂特征之间的联系，并未将权利要求作为“一个”技术方案整体进行考虑。

 

 　　2.正确理解发明，把握发明实质

 

 　　《专利审查指南》第二部分第四章第6.4节“对要求保护的发明进行审查”提示了考虑创造性应当注意的问题，包括审查应针对权利要求限定的技术方案进行，应对权利要求限定的技术方案整体进行评价等。此次《修改草案》一是在段末增加“但是，权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响”。二是相应增加了一个实例予以解释，具体为：“一项涉及照相机的发明，该发明的实质在于照相机快门的改进，其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制。即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中，这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关，因此，它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。”

  

　　《修改草案》在上述6.4节的修改给出了审查创造性时，对于 “对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征”应如何考虑的指导原则。关于此处的“技术问题”，在草案的修改说明中进行了解释，是指审查员在评价创造性时确定的技术问题。当审查员采用审查指南规定的“三步法”来评价创造性时，该技术问题即在第二步确定的发明实际解决的技术问题，该实际解决的技术问题很多情况下与申请人在说明书提出的发明所要解决的技术问题是相同的。即如《修改草案》增加的实例而言，申请人在说明书中指出申请人通过改进快门结构缩短了曝光时间，审查员经过检索和阅读申请文件，认为发明的实质确实在于快门的改进，其他固有部件特征如镜头、取景器等技术特征对“缩短曝光时间”这一技术问题的解决没有贡献，即使申请人将其写入权利要求中，甚至进一步写入镜头或取景器的详细组成，也不会对权利要求是否具备创造性的结论产生影响，或者说，因此提升权利要求创造性的高度，使得原来没有创造性的发明变得有创造性。

 

　　当然，如果申请人认为审查员认定的技术问题/技术效果有误，申请人可以通过意见陈述或提供证据等方式进行争辩。审查员应该考虑申请人的意见陈述或证据，必要的时候重新认定技术问题，继续进行审查，这也是正常审查程序的要求。《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1节中给出了重新确定技术问题的原则。发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得到该技术效果即可。审查员重新确定的技术问题也必须是基于原始申请文件公开的内容能够认定的事实，而不能仅仅是泛泛的声称或陈述。发明实际解决的技术问题，其中 “实际”二字即隐含了发明“能够”解决该技术问题的含义。

  

　　《修改草案》征求意见期间，得到非常积极的反响，也有一些不同的声音。外界对6.4节的意见主要包括：草案中技术问题含义不够清楚，主观性较强，在实践中可能会造成误用甚至滥用；草案规定了在审查创造性时某些技术特征可以不用检索和评价，并据此认为草案与创造性判断应整体考虑的原则相违背；有个别意见将草案文字解读为“对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征”必然意味着其对权利要求的保护范围没有影响，因此认为与侵权判断中在解释权利要求范围时的“全部技术特征覆盖原则”不一致。

  

　　需要说明的是，6.4节的修改并未意图改变创造性评判的方法和思路,权利要求记载的所有特征在考虑权利要求保护范围都应当考虑，这是毫无疑义的，并不存在根据《修改草案》可以对某些特征不进行检索或评述的问题；对权利要求保护范围产生影响的特征未必会对权利要求的创造性产生影响，不应将二者混为一谈。总的来说，6.4节与其他相关部分的修改思路是一致的，目的在于引导审查员在评判创造性时准确把握发明智慧贡献，实质上对审查员在审查中正确理解发明，把握发明实质提出了更高的要求。

 

强化证据意识 明确举证要求

  

　　《专利审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节（4）的最后一段涉及对审查员在审查意见通知书中引用公知常识提出了要求。此次《修改草案》对于第二部分第八章第4.10.2.2节（4）最后一段有关审查意见通知书中引用公知常识的规定进行了细化和明确。一是调整申请人对审查员引用公知常识提出异议时审查员回应方式的顺序，即将“说明理由或提供相应的证据予以证明”修改为“提供相应的证据予以证明或说明理由”。二是在该段段末增加“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”。

  

　　《修改草案》规范了创造性评述中对公知常识的使用，有针对性地强化审查员的举证责任，进一步明确审查员的举证要求。一方面明确了在申请人对审查员引用的公知常识有异议时，审查员举证优先的原则，能举证应当尽量举证；另一方面，对审查员提出了如果将申请人认为的“发明点”认定为公知常识时通常应当举证的原则要求。《修改草案》中对举证并未作刚性的规定，是考虑到确实有些情况下无法举证或者没必要举证。例如，对于众所周知的技术常识（弹簧受力会压缩，海绵可以吸水），如果这些情况也要求必须举证，并无太大实际意义。

 

 　　综上，此次指南修改，对创造性审查思路进行了系统性完善，包括：正确理解发明；在审查过程中正确运用创造性的评判方法（特别是整体考虑确定发明实际解决的技术问题），有针对性地加强对公知常识的举证责任；在得出发明是否具备创造性的审查结论时对于某些技术特征应当如何正确考虑等。目的在于要求和引导审查员在评判创造性时正确认识创造性的立法宗旨和法律内涵，把握发明实质，客观公正评判发明对现有技术的贡献；从另一方面来说，可以引导申请人在申请和撰写申请文件时更加注重对发明实质的阐释，与审查员进行更加有效的沟通，促使真正的发明创造能够更好更及时地获得保护，发挥专利制度鼓励发明创造、促进技术创新的作用。

  

　　笔者参与《专利审查指南》修改的全过程，藉此说明对有关问题的思考，也希望对读者理解《修改草案》的内容能够有所裨益。（周胡斌 周文 陈炜梁）